陳浩 胡云飛 張楠
內容提要 自由貿易區(qū)(Free Trade Area)是在國境內關外設立的,以優(yōu)惠稅收和海關特殊監(jiān)管政策為主要手段,以貿易自由化、便利化為主要目的的多功能經濟型特區(qū)。加快自貿區(qū)建設是國家對外開放的一項重大戰(zhàn)略,是適應全球化新趨勢的客觀要求,有利于破除固有的體制障礙和機制問題,促進貿易和投資便利化,實現經濟結構的轉型升級。正所謂“沒有約束就沒有真正的自由”,自貿區(qū)建設要對“自由化”和“便利化”實施必要的約束,特別是專利方面的約束,不能讓自貿區(qū)成為專利侵權的溫床。本文以FTO盡職調查為切入點,提出在自貿區(qū)專利保護中應用FTO盡職調查的一些思考和措施。
關鍵詞 FTO盡職調查 自貿區(qū) 專利保護 專利侵權
一、引言
當前,我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),機遇與挑戰(zhàn)并存。加快實施自由貿易試驗區(qū)(以下簡稱“自貿區(qū)”)戰(zhàn)略是國家對外開放的一項重大戰(zhàn)略,是適應全球化新趨勢的客觀要求,有利于破除固有的體制障礙和機制問題,促進貿易和投資便利化,實現經濟結構的轉型升級。
自貿區(qū)建設以貿易自由化、便利化為主要目的,專利制度亦以促進科學技術進步和經濟社會發(fā)展為宗本。然而,二者在自貿區(qū)的矛盾與沖突卻愈加凸顯。首先,專利維權程序之繁冗,難免令專利混戰(zhàn)中的當事人望而生畏。專利權人往往寄希望于手中的“專利王牌”,以快速打擊競爭對手,而被控侵權方身處自貿區(qū)貨物流通的快節(jié)奏中,當然亦希望能夠盡早擺脫指控。其次,專利維權程序復雜且耗時耗資,在專利“消耗戰(zhàn)”中雙方當事人都有可能花費巨大的時間成本和經濟成本。再者,專利侵權的認定是一項對法律和技術高度融合的工作,專利侵權認定本身的復雜性亦能夠自證其在程序和時間上高消耗的必要性。與此同時,考慮到自貿區(qū)“高速發(fā)展、流通加快”等市場特征,無疑對本來就復雜繁瑣的專利侵權認定工作提出了更高的要求。而針對自貿區(qū)將來甚至已出現的“貨物大量集散”現象,如果忽視對專利權的重視與保護,很可能就會造成大量的專利侵權事件發(fā)生,甚至使自貿區(qū)成為躲避專利侵權的“法外之地”。
因此,如何在平衡專利權人和被控方利益的前提下,在維護《專利法》、《知識產權海關保護條例》等法律權威的前提下,仍保證專利侵權認定的解決能夠不損自貿區(qū)的“便利化”,著實為擺在我們面前的棘手難題。
二、FTO盡職調查概述
1、FTO盡職調查的概念
對一項技術的自由實施(Freedom to Operate,FTO)指的是實施人可在不侵犯他人專利權的前提下對該技術自由地進行使用和開發(fā),并將通過該技術生產的產品投入市場。而自由實施(FTO)盡職調查(下稱“FTO盡職調查”)則是指對實施該技術是否可能侵犯他人專利權而進行的調查和研究。通過FTO盡職調查,確認目標產品未落入他人的專利保護范圍,或者通過FTO盡職調查鎖定高風險專利,提早提出防范措施,都能夠使企業(yè)在產品入市前有效降低或消除專利侵權風險,節(jié)省企業(yè)的時間成本和經濟成本。
2、當前FTO盡職調查報告的應用之處
通常企業(yè)在實施技術之前,在立項、研發(fā)階段,至晚在首次公開銷售產品之前,都需要進行FTO盡職調查,查清其將要實施的技術是否有侵犯他人專利權的可能性。否則,有可能造成重復研究,甚至導致產品不能上市。甚至,在實施技術之前可能需要做多次FTO盡職調查,因為研發(fā)過程通常是漫長的,研發(fā)階段與產品上市前夕的專利環(huán)境可能已截然不同。另外,企業(yè)進行重大決策,諸如重大投資、企業(yè)上市之前,也需要針對其不同的產品和技術情況進行FTO盡職調查,以免影響企業(yè)經營??傊?,當前FTO盡職調查的啟動多為企業(yè)自發(fā)性的,為避免潛在損失而進行的事前風險把控。
3、FTO盡職調查的具體內容
FTO盡職調查最首要最核心的內容就是針對欲實施的技術,通過對目標地區(qū)的專利文獻進行全面檢索,從而評估其技術是否會落入某些專利的保護范圍。由此來看,FTO盡職調查不僅需要對欲實施技術做有針對性的技術分解,還要求非常全面而細致的專利檢索與十分深入、透徹的專利分析。
針對風險專利,FTO盡職調查還會進一步對其權屬狀態(tài)、有效性、穩(wěn)定性等展開調查。由此可以調查專利是否存在權屬糾紛,專利的轉讓許可等是否符合被調查方的合同約定等,以及從專利權的有效期、是否可能被無效等情形,尋找風險專利的在實施上的障礙。而針對不侵權的調查評估結果,以及經過分析風險專利后所做出了應對策略等措施,這種調查過程以及經過調查后的自我修正過程即是對其技術未落入他人專利權保護范圍的事前解釋與說明。
三、在自貿區(qū)專利保護中應用FTO盡職調查報告制度的可行性
1、FTO盡職調查報告可作為故意侵權的考量因素
在美國,企業(yè)要求知識產權律師出具FTO盡職調查報告的最主要目的是避免被法院認定為故意侵權(Willful Infringement)。若被認定為故意侵權,則侵權人恐將承擔高額度的賠償責任。若企業(yè)可以提供知識產權律師對企業(yè)所使用的技術不會侵犯他人專利權的FTO盡職調查報告,則該報告可被用來證明企業(yè)最終被認定的侵權行為不構成故意侵權。所以,為了避免一旦被訴侵權時被認定為故意侵權的風險,一般在產品投放市場之前,可以請知識產權律師進行FTO盡職調查,并出具產品不侵權的書面意見。如果被訴方能夠證明曾經做過盡職調查,則一旦被判侵權成立時,可以大大減少需要賠償的數額。
2、FTO盡職調查報告為被控侵權方對侵權指控的“事前不侵權聲明”
如做過FTO盡職調查的企業(yè)在日后面臨專利侵權指控,那么企業(yè)在第一時間拿出產品不侵權的書面意見,在專利侵權訴訟中,可以將此報告視為被控方事前所做的不侵權“答辯”。并且,FTO盡職調查所做出的報告能夠體現專業(yè)的技術和法律分析能力,其中必會對被控方所實施的技術進行詳細的講解與剖析,非常有利于裁判者在專利權人和被控侵權方的“技術辯論”之間,將爭議焦點與難點明晰化。
3、FTO盡職調查為事前行為,利于節(jié)省侵權應答時間和加快侵權對比程序
假如FTO盡職調查報告恰好針對專利權人的某項專利權進行了技術對比,那么被控方很快就可以提交該報告,以此報告視為對專利權人的“不侵權說明”。在被控方能夠快速回應專利權人的指控下,裁判機關也能夠提前開始著手侵權對比工作。在自貿區(qū)“高速發(fā)展、快速流通”的形勢下,被控方面臨侵權指控時的迅速應對,無疑能夠從縮短己方應答時間的角度上,加快侵權糾紛的解決進程,有利于“被控侵權物”在自貿區(qū)盡快合法地自由流通。
4、參考FTO盡職調查報告的決定權歸于裁判機關
由于FTO盡職調查報告的結果只是一種“可能性”,并不具有裁判文書的強制力,甚至也不具有證據的證明力。也就是說,是否采納FTO盡職調查報告中的內容,完全取決于裁判機關自身。因此,在侵權認定中采納FTO盡職調查報告并不具有法律授權上的阻礙,但是這樣并不意味著,FTO盡職調查報告一定會走向“形同虛設”。因為,在自貿區(qū)的高速發(fā)展和快速流通下,專利侵權現象必然會有所增加,而專利侵權認定機關的裁判壓力必會與之增加。如果FTO盡職調查報告能夠幫助裁判者明晰復雜的專利侵權認定中的技術難點和法律認定難點,那么報告就有其存在的價值和意義,況且報告僅是給裁判者以參考價值,并不會使裁判者依據報告“照本宣科”,因此本文認為在自貿區(qū)的專利侵權認定工作中嘗試參考FTO盡職調查報告,有其理論依據和現實需要。
5、FTO盡職調查報告能夠輔助相關裁判人員查清技術事實
以法院現今推行的技術調查官制度為例,其設立的初衷就是為了查明技術事實。但是針對專利行政機關或海關知識產權執(zhí)法機關來講,尚未有類似技術調查官的輔助人員。這些機關在處理專利侵權糾紛時的專業(yè)能力與經驗相比法院存在差距,如遇到復雜的專利侵權糾紛就更顯吃力,更何況考慮到自貿區(qū)專利侵權糾紛處理將會面臨數量和時間的壓力,這些問題亟待解決。
FTO盡職調查報告雖然不具有“輔助人員”的效力,但卻可以起到“輔助”的效果。前文已經論及,FTO盡職調查報告會針對技術爭議焦點作出詳細的分析,裁判人員在面對這種“事前不侵權聲明”時,能在雙方的陳述和辯解中查清技術事實。所以,自貿區(qū)專利行政機關或海關知識產權執(zhí)法機關在處理專利侵權糾紛時,也可參考FTO盡職調查報告,幫助其在“事前不侵權聲明”的“辯詞”下,查清技術事實。
四、構建FTO盡職調查報告在自貿區(qū)專利保護制度中的應用規(guī)則
1、FTO盡職調查報告應包括的內容
FTO盡職調查報告需具備相應的要求,才能在認定專利侵權時被用來參考。具體來講,主要包括以下幾個方面:a)關于產品的介紹,包括但不限于產品的名稱、型號、功能與用途、技術特點等。b)聲明產品中部分技術方案的合法來源,對包括但不限于先用權、現有技術、合法購買、合法許可等途徑的聲明,并附具相關的證明材料,包括先用權證明材料、現有技術文件、購買合同、專利許可協議等。c)對產品中部分技術方案進行專利檢索與分析。根據產品的技術方案在實施產品的目標國家進行專利檢索,尋找相關技術存在侵權風險的專利,根據《專利法》等法律以及司法解釋的規(guī)定,對重點疑似專利進行專利侵權分析,并提供不侵犯其專利權的分析意見。d)必要時,還可以提供相關專利的有效性分析意見,用于分析專利本身的權利穩(wěn)定性。上述FTO盡職調查報告的內容將來均有可能成為專利不侵權的抗辯理由。
2、FTO盡職調查報告的出具
FTO盡職調查報告在自貿區(qū)專利侵權糾紛處理中僅提供參考意見,并不屬于權威機構發(fā)布的具有較強法律效力的文件。一般情況下,報告可由生產或銷售相關產品的主體或者第三方咨詢服務機構出具。
3、FTO盡職調查報告的提前備案
如果被控侵權方在面臨專利糾紛時,拿出一份FTO盡職調查報告,這樣無從考證報告的制作時間,也就無法證明其為“事前不侵權聲明”。建立FTO盡職調查報告制度的初衷就在于“事前”行為,能夠證明企業(yè)對專利制度和專利保護的重視與尊重,并為之付出了適當的成本。所以,考慮企業(yè)在產品實施之前完成FTO盡職調查報告,應選擇合適的時機向有關部門提交該報告。而該部門在接到報告后,應當向提交人出具接收函,接收函中應包括但不限于案卷編號、提交人信息、產品信息、報告主要內容、接收時間等內容??蛇x擇由自貿區(qū)知識產權行政管理部門負責接收并保存FTO盡職調查報告。
4、FTO盡職調查報告的具體應用環(huán)境
(1)訴前禁令與訴前保全
根據《專利法》第66、67條的規(guī)定,對符合規(guī)定的訴前禁令申請或訴前保全申請,法院應當自接受申請之時起四十八小時內做出裁定。而我國法律并未明確規(guī)定被申請人擁有答辯權,僅在相關司法解釋中提出“人民法院……需要對有關事實進行核對的,可以傳喚單方或雙方當事人進行詢問”,所以即便被申請人可以答辯,在如此短暫的時效限制內,被申請人也很難做出充分的答復。所以,如被申請人已將FTO盡職調查報告提交備案,被申請人可以快速將此報告的備案證明提交給法院,或是法院主動向相關機關調取該報告,以作為被申請人對訴前禁令或訴前保全的快速答辯,提高法院駁回訴前禁令或訴前保全請求的可能性。
(2)海關放行侵權嫌疑物
根據《知識產權海關保護條例》第24條前兩項的規(guī)定,海關放行需等待法院的執(zhí)行通知,這樣貨方非常被動。該款第三項規(guī)定,貨方需向海關提供與貨物等值的擔保金,如此貨方擁有一定的主動性,但擔保金的數額往往不容小覷。而該款第四項規(guī)定,海關認為收貨人或者發(fā)貨人有充分的證據證明其貨物未侵犯知識產權權利人的知識產權的,應當予以放行。此時貨方擁有很大的主動性,但往往在短時間內貨方難以提供不侵權的證據與說明。由此,FTO盡職調查報告?zhèn)浒傅膬?yōu)勢就能夠得以體現,貨方可以迅速向海關出示“不侵權說明”,陳述其未落入專利權人保護范圍的充分理由。海關也可以向相關機關調取報告,輔助了解技術事實,作為判斷貨方是否侵權的參考。
(3)侵權認定
在自貿區(qū)快速發(fā)展和侵權糾紛與日俱增的沖突下,法院、專利行政機關以及海關進行侵權糾紛處理的壓力也會越來越大。尤其是針對技術方案復雜的專利糾紛案件,技術事實的查清工作絕不容易在短時間內快速理清。而FTO盡職調查報告的應用,可以給專利糾紛處理人員更為詳細和專利的技術分析比對,能夠給專利侵權比對工作帶來技術方案上的理解與參考。
五、FTO盡職調查報告在自貿區(qū)專利保護制度中應用的意義
1、緩和自貿區(qū)“便利化”與專利保護制度間的矛盾
專利本身兼具技術和法律的特性,專利保護亦考驗著相關方對處理技術和法律事務方面的綜合能力,因此專利保護的復雜性決定了實施上的困難與漫長。而自貿區(qū)作為國家促進貿易便利化的重要舉措,冗長復雜專利保護制度恐難以對此起到明顯的促進作用。而FTO盡職調查報告作為“事前不侵權聲明”,在相對要求緊急的司法程序中提高了一方當事人進行申辯的可能性;在海關的專利保護程序中,為主動請求海關放行的貨方提供了較為充分的陳述說理,為涉嫌侵權貨物盡快合理地擺脫指控提供了可能性;在具體的侵權認定中,能夠幫助更快理清技術事實,加快專利侵權糾紛的解決進程。所以,在維護專利制度權威的基礎上,FTO盡職調查報告的應用可以為自貿區(qū)的便利化提供些許幫助。
另外,能夠提供FTO盡職調查報告的企業(yè),既熟悉合理運用專利規(guī)則,也懂得尊重自己和他人的創(chuàng)新成果,裁判機關最終所作出的裁判結果更容易被雙方接受。
2、避免自貿區(qū)成為專利侵權現象滋生的溫床,提高企業(yè)專利保護意識
FTO盡職調查報告在專利保護中的應用,能夠形成良好的“專利侵權風險把控”機制,增強企業(yè)尊重專利權的意識,從而在源頭上減少侵權現象的發(fā)生。FTO盡職調查報告提供了更便捷有效的侵權指控應對機制,一方面,在產品實施之前,生產者能夠及早發(fā)現專利侵權風險,及時調整技術方案或作出應對策略,做到規(guī)避專利侵權的“事前主動”;另一方面,即使日后面臨到侵權指控,由于被控方已經在事前作了充分的專利檢索和分析工作,增強了被控方在短時間的作出申辯的可能性和有效性。
在開展FTO盡職調查過程中,能夠讓企業(yè)在立項、研發(fā)、產品實施等環(huán)節(jié)開始關注專利制度和專利保護,使原來只是被動承受侵權指控的企業(yè)變得主動把控侵權風險,既能提高企業(yè)的專利管理能力,又能夠提升企業(yè)專利保護和風險防范意識。這樣一來,在自貿區(qū)頻繁、大量貿易往來的情況下,能夠顯著降低專利侵權現象的發(fā)生,真正體現自貿區(qū)貿易自由化和便利化的宗旨。
3、有利于推動自貿區(qū)知識產權服務業(yè)的發(fā)展
FTO盡職調查是一項專業(yè)性很強的工作,目前能夠自行提供FTO盡職調查報告的企業(yè)并不多,更多企業(yè)還需要由第三方知識產權服務機構提供幫助,其中涉及專利檢索、專利侵權對比分析、專利有效性分析等工作,尤其需要專利代理機構和專利代理人參與。在自貿區(qū)應用FTO盡職調查制度,能夠促進自貿區(qū)知識產權服務業(yè)發(fā)展。隨著FTO盡職調查的不斷推進,企業(yè)專利保護和風險防范意識也會逐漸提高,隨之也會帶來知識產權代理、檢索、評估、托管、訴訟、培訓等業(yè)務,進一步推動自貿區(qū)知識產權服務業(yè)發(fā)展。
4、突出自貿區(qū)的先行示范效應
FTO盡職調查的在自貿區(qū)專利保護中的應用具有現實需求,在貿易便利化可能導致侵權現象激增的情形下,既維護專利保護機制的權威性,又避免使“便利化”成為專利侵權的“保護傘”。在自貿區(qū)之外,FTO盡職調查也能夠專利侵權糾紛處理上發(fā)揮很大的作用。
目前,自貿區(qū)建設推行“先行先試”原則,具有推進法制改革的有利條件??梢宰再Q區(qū)建設為契機推行FTO盡職調查制度,發(fā)揮FTO盡職調查在處理專利侵權糾紛中的有效作用,以自貿區(qū)的經驗“于法有據”地向全國推廣,發(fā)揮自貿區(qū)的示范效應,推進法制改革進程。
鄭州睿信知識產權代理有限公司原創(chuàng),轉載請標明出處!